Segundo o artigo 10 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 - Lei de Propriedade Industrial, não se consideram invenção nem modelo de utilidade: i) descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, ii) concepções puramente abstratas, iii) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização, v) programas de computador em si, vi) apresentação de informações. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI tem interpretado o item "v" como se referindo a criações/variações referentes ao programa em si, isto é, um mesmo programa de computador reescrito numa outra linguagem ou em um novo código fonte, ainda que resulte em maior rapidez, eficiência e mais clareza em seu entendimento, de modo geral, não apresenta aspectos de patenteabilidade.

A Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 - Lei de Software, no artigo 6º, inciso iii, estabelece que "Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão". A proteção por direito de autor, portanto, não inclui a lógica contida no software (esta passível de proteção por patentes), uma vez que o uso dos conceitos básicos de um programa para criar outros não infringe o princípio de que o direito de autor cobre a expressão de uma idéia e não a idéia. Assim, o direito de autor protege o código fonte do programa de computador.

É importante observar que programas de computador podem obter dupla proteção: como Registro de Direito de Autor e como Patente de Invenção. Cada uma destas proteções possui a sua particularidade e são proteções diferentes. O Direito de Autor protege a expressão de uma idéia, mas não a sua funcionalidade, enquanto que a patente protege a aplicação prática de uma idéia.

O INPI tem considerado como patenteáveis os objetos (equipamentos/sistemas/processos) que compreendem programas de computador e que, como um todo, evidenciem um efeito técnico novo e que não são considerados como programas em si. A concessão de patentes de invenção que incluem programas de computador para realização de um processo ou que integram equipamentos que realizam tais processos tem sido admitidos pelo INPI há anos. Isto porque não pode uma invenção ser excluída de proteção legal, desde que atendidos os requisitos convencionais de patenteabilidade, meramente pelo fato de que para sua implementação utilizem programas de computador.

O requerente de um pedido de patente deve, antes de depositar o seu pedido no INPI, efetuar uma busca do estado da técnica, no sentido de verificar as invenções que mais se aproximam de sua criação e determinar o estado da técnica. Assim, devem ser consultadas revistas especializadas ou quaisquer outras publicações, bem como as bases de patentes, tais como as do:

• INPI - https://www.inpi.gov.br,
• USPTO - https://www.uspto.gov/patft/index.html, ou
• EPO - https://www.european-patent-office.org/index.en.php.

  Todas essas bases são gratuitas e pode-se realizar busca, utilizando-se palavras-chave.

  Os pedidos de patente relacionados a software envolvem o conhecimento abstrato que permeia um programa de computador, tais como, descrição das funções executadas pelo programa, fórmulas matemáticas e interfaces gráficas. Podemos citar como exemplos de patentes relacionadas a software já concedidas pelo INPI: algoritmos de compactação de dados, tratamento de imagens, protocolos de comunicação, gerenciamento de arquivos, controle de impressão, interfaces gráficas (destacando o aumento da capacidade de interação do usuário e meramente formas estéticas), controle de processos industriais, softwares usados em centrais telefônicas. A maioria das patentes não inclui listagens do código fonte, por não ser este o objeto da proteção, mas a sua lógica e aplicação prática são dados fundamentais.

  Para confecção do relatório descritivo valem as especificações gerais para elaboração de um pedido de patente, disponível em https://www.inpi.gov.br/patente/patente.htm. Especificamente, recomenda-se a utilização de fluxogramas que especifiquem as funcionalidades do programa. É necessário destacar no relatório descritivo, de forma bem clara, os efeitos técnicos alcançados.

  Os pedidos de patentes relacionados a software são examinados na Diretoria de Patentes – Divisão de Física e Eletricidade (DIRPA/DIFELE). Qualquer dúvida, esta Divisão pode ser contatada por intermédio dos seguintes endereços: patente@inpi.gov.br ou elvira@inpi.gov.br.